34. 지적재산권 관련소송 // 신모델과
[기본사례] 원고(특허권자) -> 피고(침해자)
특허권을 침해하고 있는 피고에 대하여 그 행위의 중지를 구하거나,
손해의 배상을 구함
(1) 청구취지 // 참고
지적재산권 관련소송의 청구취지
▶ 특허권 침해사건
- 물(物)에 관한 발명인 경우
피고는 별지 도면 기재 물건을 생산, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도
또는 대여를 위하여 청약 또는 전시를 하여서는 아니 된다.
- 방법에 관한 발명인 경우
피고는 별지 설명서 기재 방법을 사용하여 ㅇㅇㅇ을 생산하여서는 아니 된다.
▶ 상표권 침해사건
피고는 별지 목록 기재 표장을 ㅇㅇㅇ상품 또는 그 포장에 표시하거나, ㅇㅇㅇ상품 또는
그 포장에 별지 목록 기재 표장을 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시, 수출 또는 수입하거나, ㅇㅇㅇㅇ상품에 관한 광고,
정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 별지 목록 기재 표장을 표시하고 전시 또는 배포하는 행위를 하여서는 아니 된다.
ㅇ 관할
- 지적재산권에 관한 소 중 피고의 특정한 상호의 사용이 부정경쟁행위에 해당한다 하여
피고의 상업등기 중 상호 부분의 말소를 구하거나, 피고의 도메인이름 사용이 원고의 상표권 침해나 부정경쟁행위에 해당한다 하여 도메인이름의
등록말소를 구하는 소는 등기·등록지 소재지 지방법원에 특별재판적이 있음(민소 21조)
- 지적재산권에 관한 소는 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원에도
특별재판적이 있음(민소 24조)
ㅇ 소송목적의 값
침해행위의 금지, 침해의 예방 또는 침해물건의 폐기 등을 구하면서 지적재산권 침해로
인한 손해배상을 병합하여 청구하는 경우 손해배상 청구금액에 침해행위 금지 등 청구의 소가 50,000,100원을 합산한 금액이 소송목적의 값임
ㅇ 청구취지의 기재
- 지적재산권 침해행위의 금지·예방을 구하는 소에서는 그 대상인 피고의 침해행위를
구체적으로 특정하여야 함
- 특허법·실용신안법·의장법의 경우에는 원고의 특허발명·고안·의장의 실시형태, 상표법의
경우에는 원고의 상표의 사용형태, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률의 경우에는 부정경쟁행위 또는 영업비밀침해행위,
저작권법·컴퓨터프로그램보호법·온라인디지털콘텐츠산업발전보호법의 경우에는 원고의 저작물·컴퓨터프로그램저작물·디지털콘텐츠의 복제를 각 구체적으로
명시해야 함
※ 실무상 구체적으로 특정된 피고의 침해행위를 특허·실용신안·의장·상표의 경우에는
(가)호 발명·고안·의장·표장이라고 하기도 함
※ 원고가 '피고는 ㅇㅇㅇ특허와 동일 또는 유사한 제품을 생산, 판매하여서는 아니
된다', 또는 '피고는 ㅇㅇㅇ상표와 동일 또는 유사한 표장을 사용하여서는 아니 된다'와 같이 추상적으로 청구취지를 기재하였다면, 피고가 실시하고
있는 발명·고안·의장이나 피고가 사용하고 있는 표장을 별지 도면 또는 설명서 등을 이용하여 청구취지를 정정하도록 보정 권고(특히 청구취지에서
'유사'라는 표현을 사용하지 아니하도록 권고)
- 색채가 의장이나 상표의 구성요소인 경우 색채도 특정해야 함
- 원고가 신용회복을 위하여 필요한 조치로서 신문 등 정기간행물에의 해명광고 등을 구하는
경우에는 청구취지에서 광고문의 전체적 크기와 글자의 크기가 구체적으로 특정되어야 함
(2) 청구원인
[청구원인] ㅇ 특허권자인 사실
ㅇ 피고의 행위가 특허권을 침해하는 사실(또는 침해로 인하여 손해가
발생한 사실)
ㅇ 저작권법
- 저작권은 크게 저작인격권, 저작재산권, 저작인접권으로 나누어 볼 수 있는데, 모두
이른바 권리의 다발로서 그 속에 여러 종류의 지분적 권리가 내포되어 있음
- 저작권법은 ① 저작인격권의 내용으로 공표권, 성명표시권, 동일성 유지권, 출판에 관한
수정·증감권을, ② 저작재산권의 내용으로 복제권, 공연권, 방송권, 전시권, 배포권, 2차적 저작물과 편집저작물 작성권을, ③ 저작인접권의
내용으로 실연자의 복제권, 실연방송권, 보상금청구권, 음반제작자의 복제·배포권, 보상금 청구권, 방송사업자의 복제·동시중계방송권을 열거하고
있으므로, 청구원인에서 위 각 지분적 권리 중 어느 권리를 침해하였는 지를 특정하여야 함
ㅇ 주요서증
- 특허, 실용신안, 의장, 상표 사건
당해 권리의 등록원부, 특허·실용신안·의장공보
- 저작권
등록저작권임을 이유로 피고의 과실이 추정된다는 주장이 있는 때에는 저작권등록부 또는
출판권등록부, 컴퓨터프로그램등록부, 외국어로 작성된 경우에는 번역문 첨부
- UDRP나 도메인이름분쟁조정위원회 결정의 집행을 보류시키기 위한 도메인이름에 관한
소송
→ UDRP나 도메인이름분쟁조정위원회의 결정
- 소장에 첨부된 별지 도면이 흐릿한 경우에는 보다 선명한 별지 도면을 제출하고 컬러가
있는 사진이나 도면이 별지로 제출된 경우
→ 판결의 별지에 첨부할 사진이나 도면을 추가로 제출하도록 권고
- 실용신안법(2001. 7. 1.부터 시행된 것)
특허법 등과는 달리 간이한 절차를 통하여 실체적 요건에 관한 심사 없이 실용신안등록을
할 수 있도록 하는 대신 그로 인하여 발생할 수 있는 부실한 권리에 의한 독점의 폐해를 방지하기 위하여, 실용신안권자 또는 전용실시권자는
실용신안기술평가청구에 대한 실용신안등록유지결정등본을 침해자에게 제시하여 경고한 후가 아니면 자기의 실용신안권 또는 전용실시권의 침해자 등에
대하여 권리를 행사할 수 없다고 규정하고 있으므로, 원고가 침해행위자인 피고에 대하여 기술평가청구에 대한 실용신안 등록유지결정등본을 제시하여
경고하였음을 인정할 수 있는 자료를 제출하도록 원고에게 촉구함
ㅇ 주의사항
▶ 특허심판원장에 대한 통지
특허, 실용신안, 의장, 상표권 및 그 전용실시권에 기한 침해금지, 손해배상,
부당이득반환 등의 소가 제기되거나 그 소송이 종료(소 취하도 포함)된 때에는 특허심판원장에게 통보하여야 함(매월 1회)
▶ 손해배상액수만 주장되어 있고 구체적인 산정근거가 없는 경우 무변론 선고기일이나
변론기일이 지정되기 전에 원고에게 손해배상의 법률상 근거조항과 배상액의 세부산정내역을 밝히도록 보정권고
▶ 타 소송진행 확인
- 원고가 가처분소송을 제기한 경우, 피고가 특허심판원에 등록 무효·취소, 소극적
권리범위확인심판 등을 청구한 경우, 특허법원에 위 심결에 대한 취소소송 또는 대법원에 특허법원의 판결에 대한 상고를 제기한 경우에는 위
관련사건에 관한 심결, 판결 등을 서증으로 제출하도록 촉구
- 특허법원, 고등법원, 대법원 등에 관련사건이 소송계속 중인 때에는 그 사건의 진행
정도를 확인하여 기록에 첨부
ㅇ 증거조사 및 기일진행
- 기술설명회를 개최하기로 한 경우
기술조사관과 협조하여 필요한 자료를 주고 받고 기타 기술설명회의 개최에 필요한
준비사항을 점검
- 지적재산권이나 그 침해 태양에 관한 자료가 방대한 경우
당사자로부터 그 내용이나 사진, 도면 등을 이메일이나 디스켓으로 전달받아 재판부에
제공
ㅇ 기록관리 및 보존
- 지적재산권 관련사건에 관한 사건진행카드를 작성하여, 특허심판원장에 대한 통지,
관련사건의 진행상황, 검증기일의 조서기재 사항, 관련자료의 보관 등의 사항을 기재·관리
- 특허물품이나 침해물품 등 사건관련 실물자료가 제출된 때에는 이를 잘 관리·보관하고,
사건이 종결되면 제출한 당사자에게 반환하거나 그 당사자의 희망에 따라 폐기함
- 영업비밀침해금지 청구사건에 관하여는 영업비밀이 소송과정에서 추가로 침해되지 않도록
'비밀보호를 위한 열람 등의 제한 예규(재일 2004-2)'에 따라 기록 및 관련자료의 관리를 철저히 하여야 함
(3) 항변 등
[주요항변] 원고의 지적재산권이 무효라는 항변
피고가 원고의 지적재산권이 무효이어서 권리범위를 인정할 수 없으므로 피고의
실시·사용형태는 원고의 지적재산권을 침해하지 아니한다는 항변
※ 원고의 지적재산권이 무효임을 뒷받침할 수 있는 증거, 예를 들면 특허의 경우,
공지된 인용발명으로 인하여 신규성이 없다고 주장하는 경우에는 인용발명에 관한 특허공보를 제출하였는지 여부를 확인하여야 함
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